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L’acquisition de la marque 

Publié le 16/02/2017 • Par laredacADS • dans : Juridique acteurs du sport

Cet article fait partie du dossier

La marque

 

Le droit de propriété conféré sur une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci, en association avec des produits et services donnés. 

 

Deux principes gouvernent l’appréciation de l’étendue des droits conférés par un enregistrement à son titulaire : le principe de spécialité et celui de territorialité. 

 

1. Les principes de protection 

 

a) Le principe de spécialité 

 

> Acquisition de la marque 

 

Le dépôt d’une marque se fait par le biais d’un formulaire, transmis à l’office de propriété industrielle compétent.  

 

Tout dépôt de marque doit comporter la représentation graphique du signe envisagé en tant que marque, d’une part, et l’énumération des produits ou services auxquels s’applique ce signe, d’autre part.  

 

> Classification des produits et services 

 

L’énumération de ces produits et services est faite par référence à la classification internationale de Nice (actuellement dans sa 9e édition) présentant l’ensemble des produits et services existants répartis en 45 classes (34 classes de produits et 11 classes de services).  

 

Ainsi, par exemple :  

– la classe 25 vise notamment les vêtements et chaussures ; 

– la classe 32 correspond aux bières, eaux minérales et gazeuses, autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops, etc. ; 

– la classe 35 désigne des services de publicité, gestion des affaires commerciales ; 

– la classe 41 est consacrée aux services touchant à l’éducation, la formation, au divertissement ou aux activités sportives et culturelles. 

 

Le déposant peut désigner un ou plusieurs produits ou services d’une ou plusieurs de ces classes.  

 

> Coexistence de marques pour des produits et services 

 

La protection qui lui est accordée est limitée aux seuls produits et services désignés.  

 

Rien ne s’oppose par conséquent, en vertu de ce principe de spécialité, à l’exploitation parallèle, par deux structures distinctes, d’une marque identique pour des produits et services différents. 

 

C’est en application de ce principe que coexistent, par exemple, les marques Mont Blanc pour des crèmes dessert et Mont Blanc pour des stylos et autres articles de papeterie. 

 

> Choix des produits ou services 

 

Ainsi, si la marque RC Lens a fait l’objet d’un dépôt très large dans 35 classes sur 45, le Paris Saint-Germain a, pour sa part, fait le choix de déposer ses marques de manière plus ciblée (en classes 25, 28 et 42, pour des produits et services touchant à l’habillement, aux jeux-loisirs et aux services de divertissement). Le PSG dépose parallèlement, pour certains produits dérivés, des marques spécifiques limitées aux produits ou services concernés ; il en est ainsi, par exemple, de la marque PSG Mobile. Le PSG est titulaire de 29 marques là où le Racing Club de Lens n’en possède que 2. Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies dépend des avantages et inconvénients attachés à chacun. 

 

Le principe de spécialité ne se limite pas aux seuls produits et services identiques mais s’étend, dans des conditions que nous verrons plus avant, aux produits et services similaires dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 

 

b) Le principe de territorialité 

 

> Offices compétents 

 

Les titres de propriété industrielle, parmi lesquels figurent les marques, sont par principe délivrés par les offices nationaux des États ou groupements d’États. La protection assurée aux titulaires de marques se limite, par conséquent, au territoire national ou régional correspondant.  

 

À titre d’exemple, une marque déposée auprès de l’office français chargé de procéder à l’enregistrement des marques (Institut national de la propriété industrielle, INPI) ne sera protégée que sur le territoire français. 

 

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) enregistre, depuis près de quinze ans, des marques communautaires bénéficiant d’une protection sur l’ensemble des États composant l’Union européenne. Le titulaire d’un tel enregistrement bénéficie d’un titre unique dont il peut se servir pour faire valoir les droits qui y sont attachés sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 

> Coexistence territoriale 

 

Peuvent dès lors coexister des marques identiques désignant des produits ou services identiques dans deux États différents en application de ce principe de territorialité.  

 

Seuls les actes faisant l’objet d’une interdiction sur le territoire considéré pourront être poursuivis par le titulaire de la marque. 

 

La propriété d’une marque française permet de s’opposer à toute reproduction, à tout usage et à toute apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi qu’à la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. 

 

De tels actes commis hors du territoire français ne sauraient donner lieu à condamnation. En revanche, dans la mesure où ils interviennent sur ce territoire, ils sont susceptibles d’être poursuivis. 

 

Là encore, le choix de la protection recherchée dépendra des ambitions et des moyens de la structure. 

 

> Appellations officielles 

 

Seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l’appellation « Fédération française de … » ou « Fédération nationale de … », ainsi que décerner ou faire décerner celles d’« équipe de France » ou de « champion de France » suivies du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives, et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicité. 

 

2. La procédure d’enregistrement de la marque 

 

Conformément au principe de territorialité ci-avant exposé, la protection peut être recherchée sur différents territoires, à l’échelon national, communautaire ou international. 

 

a) La procédure française de dépôt 

 

> Le dépôt 

 

• Procédure 

 

L’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La demande de marque doit être présentée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le biais d’un formulaire disponible sur son site Internet et en version papier(*)

Cette demande doit comporter le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique. 

 

Après examen par l’INPI des motifs absolus de refus de la demande de marque, celle-ci est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Cette publication doit intervenir dans les six semaines suivant le dépôt de la demande. 

 

• Aide de l’INPI 

 

L’INPI ne vérifie pas la disponibilité du signe déposé, mais se contente de s’assurer que la demande comporte bien la représentation de la marque ainsi que la désignation des produits et services, que la taxe correspondante a été réglée et que, éventuellement, un mandataire français a été constitué lorsque la demande de marque émane d’une personne physique ou morale non établie en France. 

 

> L’opposition 

 

• Délais 

 

La publication au BOPI fait courir un délai de deux mois durant lequel une procédure d’opposition à la demande d’enregistrement peut être introduite auprès du directeur de l’INPI par : 

– le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ; 

– le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ; 

– le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat le liant au titulaire de la marque, et sous réserve que le contrat ait été publié au registre national des marques, afin d’assurer son opposabilité aux tiers. 

 

L’introduction de l’opposition est conditionnée au paiement d’une taxe par l’opposant. L’opposition est notifiée sans délai par l’INPI au demandeur de la marque, qui dispose à son tour d’un délai minimum de deux mois pour produire une réponse à l’opposition introduite. 

 

• Décision 

 

L’INPI élabore un projet de décision, communiqué aux deux parties, qui peuvent l’agréer ou formuler des observations qui pourront être prises en compte dans la rédaction de la décision finale. 

 

Cette décision de l’INPI doit intervenir dans un délai maximum de huit mois à compter de la publication de la demande de marque au BOPI. À défaut, celle-ci est réputée rejetée. Ce délai peut toutefois être suspendu : 

– lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque, jusqu’à la délivrance de celle-ci ; 

– en cas d’engagement parallèle d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété introduite pour se défendre par le demandeur de la marque ; 

– sur demande conjointe des parties, ne pouvant excéder six mois. 

 

La décision du directeur de l’INPI est susceptible d’un recours devant les cours d’appel compétentes en matière de propriété industrielle. À défaut d’opposition ou en cas d’échec de celle-ci, la demande de marque fera l’objet d’un enregistrement, publié au BOPI

 

> Obtention du titre 

 

L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. 

 

Chaque renouvellement est soumis au paiement d’une taxe de renouvellement, sous peine de déchéance du signe protégé. 

 

L’enregistrement confère au titulaire un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés. 

 

b) La procédure communautaire de dépôt 

 

> Le dépôt 

 

• Acquisition du titre 

 

Les dépôts de marques communautaires sont possibles auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), basé à Alicante (Espagne), depuis le 1er janvier 1996.  

Un tel dépôt permet d’obtenir un titre unique valable dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. 

Le dépôt peut toutefois s’effectuer auprès de l’office national d’un État membre de l’Union européenne qui transmet la demande à l’OHMI. 

 

La demande d’enregistrement se fait par le biais d’un formulaire disponible en ligne sur le site de l’OHMI(*). Ce formulaire comprend l’identification du déposant, la représentation de la marque, les coordonnées d’un éventuel mandataire, la revendication de propriété le cas échéant, le choix d’une langue parmi les langues de l’Union européenne, assortie d’une seconde langue obligatoirement choisie parmi les langues de l’Office, c’est-à-dire espagnol, allemand, français ou italien. 

 

• Rôle de l’OHMI 

 

L’OHMI procède alors à la réception du formulaire et à un examen de forme (paiement des taxes, remplissage du formulaire, classification des produits et services), et attribue une date de dépôt à la demande. L’Office examine également les motifs absolus de refus susceptibles de concerner la demande de marque et, notamment, rejette tout signe non susceptible de constituer une marque, tels par exemple : 

– les signes qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique ; 

– les signes ne présentant pas de caractère distinctif, étant précisé que ce caractère peut être établi par des preuves d’usage par le demandeur ; 

– les signes de nature à tromper le public, ou contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public. 

L’OHMI transmet ensuite au demandeur les rapports de recherches d’antériorité concernant les marques communautaires et nationales, établis par les différents offices nationaux de l’Union européenne, recensant l’ensemble des antériorités relevées à la date de la demande. Le rapport de recherches est transmis dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une copie de la demande de marque par les offices nationaux. La recherche portant sur les marques nationales deviendra optionnelle à compter du 10 mars 2008. 

 

> L’opposition 

 

• Délais 

 

De la même manière que pour les demandes nationales, les demandes communautaires feront ensuite l’objet d’une publication au Bulletin des marques communautaires, ouvrant le délai d’opposition des tiers. 

 

L’opposition peut être formée par les titulaires de dépôt d’enregistrement de marques antérieures, communautaires, nationales ou notoires, de même que par un bénéficiaire de contrat de licence dûment autorisé à cette fin par le propriétaire de la marque, sans que l’inscription de cette licence au registre communautaire soit une condition de recevabilité de l’opposition, ce qui la distingue de la procédure française. 

L’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande. Elle se fait par le paiement d’une taxe. 

 

L’OHMI notifie immédiatement au déposant l’opposition introduite, après en avoir vérifié la recevabilité. L’Office l’informe ensuite de l’ouverture, dans un délai de deux mois (appelé période de cooling of), de la procédure contradictoire, ce différé ayant pour objet de laisser les parties libres de trouver une solution amiable pendant ce délai. Cette période de cooling of peut être étendue à la demande des parties. 

 

• Décisions 

 

Les décisions des divisions d’opposition peuvent faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les deux mois maximum à compter de la notification de la décision contestée devant la chambre de recours de l’OHMI. 

 

Le dépôt d’une marque communautaire est soumis à une taxe de base, déterminée en fonction du nombre de classes de produits et services choisis, ainsi qu’à une taxe d’enregistrement, lors de la clôture de la procédure d’opposition ou en l’absence de celle-ci, dans la mesure où la demande avait fait l’objet d’une acceptation par l’OHMI. 

L’Office adresse alors au déposant un certificat d’enregistrement relatif à la marque communautaire publiée au Bulletin des marques communautaires

 

Les droits du titulaire de la marque prennent effet à compter de la date de publication. 

 

c) La procédure internationale de dépôt 

 

Il est également possible d’obtenir une protection dépassant le niveau national ou communautaire. 

 

La protection d’une marque au-delà des frontières nationales ou communautaires suppose le dépôt de la marque dans chacun des États visés par la protection. Toutefois, afin de faciliter ces démarches, deux dispositifs sont mis à disposition : 

 

– la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 dite « de l’Union de Paris », ratifiée par plus de 150 États, qui fixe le cadre applicable à ces dépôts. 

Ainsi, les ressortissants de chacun des États de l’Union, de même que les personnes domiciliées, ou ayant des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur les territoires de l’un de ces États peuvent, dans un délai de six mois à compter du dépôt d’une marque dans leur pays d’origine, bénéficier à l’étranger de la date de dépôt initiale ; 

 

– un système géré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, située à Genève, permet le dépôt unique d’une marque internationale, valable dans une quarantaine de pays (connu sous le nom de « système Madrid »). 

Ce système s’articule autour de deux procédures :  

* d’une part, la procédure prévue par l’arrangement de Madrid de 1891, auquel adhèrent notamment l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, etc. ; 

* et, d’autre part, le protocole de Madrid, conclu en 1989, dont font partie les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie, par exemple. 

Il est possible, via le « système Madrid », de désigner dans le dépôt unique la Communauté européenne aux fins d’obtention d’une marque communautaire. 

 

Afin de bénéficier du « système Madrid », le dépôt ou l’enregistrement préalable d’une marque nationale est exigé. 

Le dépôt unique, administré par l’OMPI, se divise ensuite en autant de marques nationales que le nombre d’États visés. Ces marques nationales sont ensuite soumises, pour leur validité, au droit national applicable.  

 

Toutefois, le mécanisme de l’attaque centrale soumet ces marques nationales à la validité de la marque nationale d’origine pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, toute atteinte à la marque d’origine se répercutera directement sur les marques nationales visées.  

 

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