Les différentes façons d’exploiter sa marque 

 

Si la marque peut être exploitée directement par celui ayant procédé à son enregistrement, différentes opérations de cession ou de concession de celle-ci au profit de tiers sont envisageables. 

 

1. Cession de la marque 

 

Ainsi, la marque peut librement être cédée par son titulaire, étant simplement précisé que tout transfert de propriété doit être constaté par écrit, à peine de nullité. 

À titre d’exemple, la marque « Vent des Globes » a fait l’objet d’une cession aux collectivités locales par le liquidateur judiciaire de l’entreprise de Philippe Gentot. 

 

L’inscription de la cession ou de la concession consentie doit faire l’objet d’une inscription dans le registre correspondant (registre national des marques par exemple, au niveau français). 

 

Le titulaire de la marque peut également autoriser simplement un tiers à faire usage de celle-ci, à titre exclusif ou non exclusif. 

 

Un démembrement de celle-ci peut être envisagé, en concédant par exemple à une société le droit d’exploiter la marque pour certains produits ou services donnés tout en réservant à un autre une faculté identique sur d’autres produits et services.  

 

2. Licence 

 

Selon la même démarche, une licence d’exploitation d’une marque communautaire peut être consentie à une société belge sur le territoire belge et à une autre société sur un territoire différent. À ce titre, il convient de retenir que, sauf clause contraire, le propriétaire de la marque consentant une licence exclusive de marque s’interdit de l’utiliser, quels que soient la durée du contrat et le montant de la redevance versée par son licencié. 

 

Par ailleurs, le propriétaire de la marque peut également exiger de son licencié un niveau de qualité pour les produits fabriqués sous la marque concernée, afin de garantir le respect attaché à l’image de celle-ci. Il est ainsi fréquent, dans le domaine sportif, de trouver des produits dérivés confectionnés par des tiers dans le cadre d’une licence consentie par le titulaire d’une marque de club sportif (par exemple, draps de bain à l’effigie de l’Olympique Lyonnais). 

 

Cette licence de marque devra faire l’objet d’une inscription sur les registres de marques correspondant à son enregistrement : registre national pour les marques nationales, registre communautaire pour les marques communautaires, aux fins d’opposabilité de cette licence aux tiers. 

Une telle inscription permet notamment au licencié exclusif d’agir en contrefaçon si, après mise en demeure adressée au titulaire, celui-ci n’exerce pas ce droit. Cette faculté peut être écartée dans le contrat de licence conclu. En outre, tout licencié, y compris non exclusif, est recevable à intervenir dans une instance en contrefaçon engagée, notamment, par le titulaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. 

 

La marque peut également faire l’objet d’une mise en gage. 

 

En France, la dénomination des clubs sportifs est en principe la propriété de l’association sportive et non de la société commerciale gérant l’activité professionnelle du club.  

Toutefois, il existe une possibilité d’une cession totale ou partielle ou d’une concession, exclusive ou non, de cette marque au profit de la société commerciale. Cette convention doit être approuvée par le préfet de département après consultation de la fédération ainsi que de la ligue professionnelle concernée. 

Une redevance annuelle sera alors versée, dans l’hypothèse d’une licence de marque, à l’association par la société. 

 

S’agissant d’une cession, celle-ci fera le plus souvent l’objet du versement d’une somme forfaitaire unique. 

 

L’intérêt d’une licence peut résider dans la souplesse qu’elle confère, dans la mesure où elle permet une indexation des redevances versées en fonction, par exemple, des résultats sportifs du club (baisse en cas de relégation ou hausse en cas de maintien, par exemple). 

 

Même en cas de cession, l’association conserve la possibilité d’user à titre gratuit du nom de la marque et des signes distinctifs cédés à la société(*). 

Ainsi, dans une affaire opposant l’Association Racing Club de Strasbourg Omnisports à la sasp Racing Club de Strasbourg Football, le tgi de Strasbourg a, par jugement du 2 décembre 2002, considéré qu’à défaut de renouvellement du contrat de concession de marque passé entre l’association et la société commerciale, cette dernière ne pouvait plus faire usage de la marque Racing Club de Strasbourg Football à des fins commerciales. 

 

Il est fréquemment fait recours, par les clubs ou les sportifs eux-mêmes, à des contrats de merchandising. Ce contrat consiste dans l’exploitation, le plus souvent sur des objets de consommation courante, d’une marque ou de l’image d’une personne. Il peut en être ainsi, par exemple, de la reproduction sur des draps de bain de l’image d’un sportif célèbre, ou encore de la reproduction de la marque d’un club de football sur des tasses. 

Dans le premier cas, il convient de se reporter au chapitre consacré à l’image des sportifs. Dans le second cas, ce sont les développements consacrés à la licence de marque qui devront être consultés.