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[Tribune] Protection du nom

Collectivités territoriales, profitez de la procédure d’opposition devant l’INPI pour protéger votre nom !

Publié le • Par • dans : Tribune

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laguiole © Unclesam - Fotolia.com

Pris en application de certaines dispositions de la loi Hamon venant accroître les possibilités offertes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour protéger leurs droits, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 vient fixer les modalités de la demande d’alerte en cas de dépôt d’une marque contenant leur nom.

Nathalie Dreyfus © Harcourt

Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriété Industrielle - Expert près la Cour d’Appel de Paris -Expert auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

 

Certaines collectivités territoriales avaient pu être l’objet d’appropriations par des tiers de leur dénomination. Or, elles ne pouvaient s’y opposer que pour les produits et services en rapport avec les missions de service public confiées pour le compte des administrés(1)A titre d’exemple, la commune de Laguiole a tenté de faire interdire l’utilisation par un tiers de son nom à titre de marque. Ce tiers commercialisait des produits qui n’étaient pas fabriqués dans la commune. La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement en première instance, a débouté la commune de ses demandes en nullité de marque et pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, « la réputation du terme « laguiole » tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu’il n’est pas démontré qu’à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme « Laguiole » en pensant qu’ils proviennent tous d’une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes »(2). La Cour d’appel retient donc non seulement que le risque de confusion entre l’origine des produits et la commune n’était pas établi mais également et surtout que la commune ne faisait pas la démonstration d’une atteinte à ses droits antérieurs.

Protection

Pour faire face à ces difficultés, la loi Hamon a tout d’abord introduit la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel et les collectivités territoriales de demander la protection de leurs produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques. Selon l’article L.721-2, « constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». La procédure complexe nécessite notamment l’envoi d’un dossier d’homologation.

Cette loi a également introduit la possibilité pour les collectivités territoriales de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à une indication géographique ou au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité ou de l’établissement au sens de l’article L.711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Sans surveillance, cette opportunité risquait de rester lettre morte. C’est chose faite puisque l’article L712-2-1 du CPI introduit par la loi Hamon dispose : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret ». Plus d’un an aura été nécessaire pour que ce décret d’application en fixe enfin les modalités.

Cette procédure d’alerte permet de réagir rapidement face à une atteinte et de pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition devant l’INPI.

Opposition

Il est aujourd’hui très important pour les collectivités territoriales et les EPCI de défendre leurs droits face à des appropriations de leur nom. En effet, l’INPI n’examine pas d’office la disponibilité d’un signe faisant l’objet d’une demande d’enregistrement. Il appartient alors aux titulaires de droits antérieurs de les défendre face à une atteinte. De la même manière il appartient au déposant de s’assurer de la disponibilité du signe qu’il souhaite déposer à titre de marque. Avec la procédure d’opposition, ces collectivités et établissements pourrons empêcher l’enregistrement d’une marque, avant même qu’elle ne soit exploitée.

Ainsi, pourra notamment servir de base à une opposition, une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux homologuée ou en cours d’homologation, une appellation d’origine contrôlée, une appellation d’origine protégée ou encore le droit d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI sur son nom.

A l’encontre de l’enregistrement d’une marque française, la collectivité territoriale ou l’EPCI disposera d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI) pour faire opposition. A l’encontre d’un enregistrement international désignant la France, le délai pour faire opposition sera de 2 mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI.

Notons que la procédure d’opposition est une procédure contradictoire. En d’autres termes, toutes les informations transmises à l’INPI par une des parties seront nécessairement transmises à l’autre. L’opposition doit être écrite et motivée et doit préciser les indications propres à établir l’existence et la portée des droits antérieurs invoqués. La procédure d’opposition est une procédure stricte dont le respect des conditions est essentiel. A titre d’exemple, la Cour de Cassation a affirmé dans un arrêt en date du 24 mai 2011 que « les documents produits dans le délai imparti par l’INPI n’étaient pas propres à établir que la déchéance des droits de la société opposante pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue ; que ce délai étant un délai impératif qui exclut que l’opposant puisse dans le cadre d’un recours en annulation produire de nouvelles pièces pour justifier de cet usage »(3).

Une attention particulière doit donc être portée aux conditions de mise en œuvre de la procédure d’opposition. L’article R712-15 du CPI dispose en effet que « est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 ».

Dans une affaire en date de 1997, la Cour de Cassation avait déjà considéré que le recours présenté par une société devait être rejeté dans la mesure où l’avocat auquel elle avait confié un mandat n’en avait pas justifié dans le délai maximum d’un mois (4). De la même manière, une procédure d’opposition sera jugée irrecevable par l’INPI si la partie opposante ne présente pas les documents nécessaires à sa demande. En effet il convient de respecter des règles procédurales strictes. Ainsi la partie opposante se doit de produire une copie de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contre laquelle elle forme opposition ainsi que la preuve de son droit antérieur (comme par exemple une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état). Dans le cas d’un manquement à ces obligations, et même si l’opposition est formée à juste titre, elle sera considérée comme irrecevable.

Malgré tous ces éléments techniques, il conviendra dans un premier lieu d’analyser l’opportunité de faire opposition à une marque et les chances de succès d’une telle procédure.

Il appartiendra ensuite aux collectivités territoriales et aux EPCI de démontrer, lors d’une opposition à enregistrement d’une marque, l’atteinte portée à leurs droits antérieurs (comme par exemple la renommée ou l’image d’une collectivité) ou à leurs indications géographiques.

 

 

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